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浅析作品构成元素的保护路径

文章出处:商标宝 人气:发表时间:2019-03-25 19:41

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案 情

当事人:

原告(被上诉人):上海游奇网络有限公司(下称上海游奇公司)

被告(上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)

原审第三人(上诉人):完美世界控股集团有限公司(下称完美世界公司)

案由:商标权无效宣告请求行政纠纷

201235日,上海游奇公司向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出第10572048号“葵花宝典”商标(下称争议商标,见下图)的注册申请,并于201367日核准注册,核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏;娱乐;提供体育设施;玩具出租;游戏器具出租;动物训练;为艺术家提供模特服务;经营彩票;提供娱乐场所;提供娱乐设施(截止)”服务上,专用权期限至202366日。

2015320日,完美世界(北京)数字科技有限公司(下称完美世界数字公司)对争议商标提出无效宣告申请。其中涉及争议商标的注册违反“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”规定的理由如下:“葵花宝典”作为特有的词汇,始于金庸先生的经典著作《笑傲江湖》,早在争议商标的申请日之前,“葵花宝典”四字已与金庸先生的著作《笑傲江湖》形成固定的、唯一的对应指向关系,随着《笑傲江湖》著作被多次再版并多次改编为影视作品,在文学领域、影视界以及普通消费者心目中具有极高的知名度和美誉度。“葵花宝典”亦随之为广大消费者所熟知,“葵花宝典”已构成了知名的商品化名称,具有巨大的商业价值。争议商标注册侵犯了金庸先生在先具有极高知名度的“葵花宝典”的商品化权益。

2017年3月2日,商标评审委员会作出商评字[2017]第17732号《关于第10572048号“葵花宝典”商标无效宣告请求裁定书》(下称被诉裁定)。该裁定认为:商标法“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决商标权与相关权利人拥有的其他在先权利之间的冲突问题。该条款所指的“在先权利”应作广义理解,不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利,也包括民事主体依法享有的受法律保护的其他合法权益。完美世界数字公司提交的证据表明经《笑傲江湖》小说作品的作者金庸先生合法授权,完美世界数字公司的关联公司完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司先后在中国大陆地区独家享有该作品的网络游戏改编权,并有权通过法律手段追究第三方的相关侵权行为。本案完美世界数字公司作为被授权人的利害关系人,有权基于金庸先生《笑傲江湖》作品中武学秘籍的特有名称“葵花宝典”的商品化权益对争议商标提起无效宣告申请。金庸先生的《笑傲江湖》小说在文学界和相关公众中具有较高的知名度和影响力,“葵花宝典”作为小说作品中武学秘籍的特有名称所带来的商业价值和商业机会是金庸先生投入大量创造性劳动所得,而争议商标与金庸先生小说中武学秘籍的特有名称完全相同,且争议商标核定使用的在计算机网络上提供在线游戏、录像带发行、娱乐等服务是当下武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业,争议商标核定使用在上述服务项目上容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权,从而对使用了争议商标的上述服务产生好感以及信任感,这就不当利用了金庸先生基于小说作品中武学秘籍的特有名称而享有的商业价值和交易机会。故争议商标的申请注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益,违反了商标法“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。完美世界数字公司的其他无效宣告理由因缺乏相应依据,商标评审委员会亦不予支持。综上,商标评审委员会裁定:争议商标予以无效宣告。

上海游奇公司不服被诉裁定,向法院提起行政诉讼。

审 判

北京知识产权法院一审认为:完美世界数字公司属于对争议商标主张权利的利害关系人,具备提起无效宣告请求的主体资格。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(下称商标授权确权司法解释)第二十二条第二款首次在司法解释的层面明确了商品化权益可以作为在先权益给予保护。但对于争议商标“葵花宝典”的申请注册是否属于应予保护的在先商品化权益,合议庭出现了不同的意见。但无论是合议庭少数意见“‘葵花宝典’属于可受保护的在先商品化权益”,还是多数意见“‘葵花宝典’不属于可受保护的在先商品化权益”,商标评审委员会作出的被诉裁定均存在部分事实认定不清,部分法律适用错误的问题。因此,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项的规定,北京知识产权法院判决:一、撤销被诉裁定;二、商标评审委员会重新作出裁定。 [1]

商标评审委员会和完美世界公司均不服原审判决,提起上诉,请求撤销原审判决、维持被诉裁定。

北京市高级人民法院经审理查明,完美世界数字公司于2017年8月9日经北京市工商行政管理局海淀分局核准,名称变更为“完美世界控股集团有限公司”。在此基础上,北京市高级人民法院认为,作品中虚构的作品名称缺乏法律保护的依据,原审判决对被诉裁定予以撤销并无不当,但被诉裁定并未就争议商标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。商标评审委员会应当结合完美世界公司在诉讼过程中补充提交的相关证据,考虑争议商标的注册和使用行为是否属于不正当竞争行为作出认定,并在此基础上认定争议商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的相关规定。因此,北京市高级人民法院据此判决:驳回上诉,维持原判。 [2]

重点评析

根据被诉裁定及各方当事人的诉辩主张,本案二审期间的争议焦点为:金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍“葵花宝典”的名称是否能够以“商品化权益”的形式作为在先权益予以保护,进而在此基础上确定争议商标的注册是否违反了商标法“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

一、作品构成元素能否单独给予法律保护

商标授权确权司法解释第二十二条第二款规定:“对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。”根据上述司法解释,作品名称、作品中的角色名称,如果具有较高知名度且该作品处于著作权保护期内,是可以作为在先权益予以保护的。但是,除作品名称和作品中的角色名称外,作品中的其他元素是否可以作为在先权益予以保护,该司法解释并未予以明确。面对纷繁复杂的商标授权确权审查实践,应当结合相关法律、司法解释的规定以及法律的基本原则,就该司法解释明确列举内容以外的作品中的其他构成元素是否可以作为在先权益予以保护作出认定。具体到本案,商标评审委员会和完美世界公司均认为金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍“葵花宝典”应当作为商品化权益予以保护,因此,有必要对作品中虚构的作品名称是否可以作为在先权益予以保护作出认定。

(一)在先权益保护应当具有法律上依据

法谚有云:“人民之安宁乃最高之法律。” [3]民事活动涉及所有参与民事活动的主体,民事权利的设定和民事权益的保护,不仅应当顾及各方主体的利益需求,而且更应当使民事主体的民事活动具有可预见性。因此,除法律明确规定的民事权利外,在民事权益的保护过程中,也应当考虑民事主体在从事相关民事活动时是否能够事先预见到某项特定的权益将受到法律的保护,从而对自己能否进行某项民事活动作出判断。要求民事主体承担侵害其无法事先预见的民事权益的民事责任,有违公平正义的基本法律原则。

《中华人民共和国民法总则》(下称民法总则)在明确列举民事主体享有的各项民事权利后,亦以其第一百二十六条明确规定:“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益。”从该法律条文的规定看,无论是民事权利,还是民事权益,都应当由法律予以规定方能获得保护。在此基础上就某一特定领域而言,如果相应的法律已经就民事权利和民事权益作出了规定,若民事主体的民事活动未侵犯前述民事权利和民事权益,则除非法律另有规定,否则就应当理解为在法律明确规定的民事权利和权益范围之外,民事主体即不需为其行为承担民事责任。 [4]

就作为智力创作成果的作品而言,著作权法是调整建立在此类民事权利客体之上的权利义务关系的主要的和基本的法律规范,它调整的是作品的创作者、传播者和使用者之间的法律关系。在著作权法已经明确规定了著作权及邻接权人享有的各项民事权利,尤其是已经包括了像著作权法第十条第一款第(十七)项“应当由著作权人享有的其他权利”这样的兜底性规定的情况下,只要其他民事主体未侵害著作权法规定的上述权利,则应当认定他人对其作品及其构成元素的使用就是合法的、不需要承担民事责任。如果在著作权法之外,再另行对作品及其构成元素给予保护,则无异于在法律已经赋予社会公众行为自由的领域中又创设了新的民事权益。 [5]其结果不仅将使民事权利和民事权益的边界变得模糊不清,而且也将使不同的法律之间产生冲突。因此,无论是就作品整体而言,还是对其构成元素而言,除非通过立法程序以立法的方式作出赋权性规定,否则不应当在具体个案中创设著作权法没有规定的新的排他性权利或权益。纵观现有的法律和司法解释的规定,并未规定作品中虚构的作品名称,无论是以武功秘籍的形式或者以其他形式出现,而可以作为在先权益予以保护,故就此类作品构成元素而言,缺乏在法律上给予其直接保护的法律依据。商标评审委员会和完美世界公司认为金庸先生小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍“葵花宝典”应当作为商品化权益予以保护的上诉理由缺乏法律依据,因此,无论是一审法院的多数意见,还是二审法院的最终裁判,对此均未予支持。

(二)作品构成元素获得保护的理论根据

就商标授权确权司法解释第二十二条第二款的规定看,该司法解释对作品名称、作品中的角色名称的保护,更多地是从反不正当竞争的角度对具体的行为予以规制,并不意味着在现有法律规定之外创设新的民事权利或民事权益。在作品名称、作品中的角色名称具有较高知名度的情况下,相关公众容易将使用该作品名称或者作品中的角色名称的商品或者服务与该作品的著作权人联系在一起,认为使用人与作品的著作权人之间存在特定联系。因此,如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为,属于《中华人民共和国反不正当竞争法》(下称反不正当竞争法)调整的不正当竞争行为。

本案争议商标的申请日为2012年3月5日,且该商标已于2013年6月7日核准注册,因此在本案中不正当竞争行为的认定,应当适用争议商标申请日或者核准注册时施行的反不正当竞争法,即1993年12月1日起施行的反不正当竞争法。但就未来而言,类似的行为则更多地应当考虑适用2017年修改的反不正当竞争法第六条第(四)项的规定,认定为属于“其他足以引入误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。

反不正当竞争法在对不正当竞争行为予以规制的同时,必然使受到该不正当竞争行为影响的其他经营者或者包括著作权人在内的其他民事主体享受到反射性的利益[6],这种法律上的利益是反不正当竞争法在对相关行为予以调整的过程中产生的,属于民法总则第一百二十六条规定的“法律规定”的民事权益。从商标授权确权司法解释第二十二条第二款的字面规定看,也仅仅是“当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持”,而非从正面肯定在作品名称、作品中的角色名称等客体之上存在设权性的民事权益,因此,不能认为商标授权确权司法解释在著作权法之外在作品或其构成元素上创设了新的民事权益。商标授权确权司法解释第二十二条第二款的规定,恰恰是民法总则第一百二十六条规定在特定情形下的具体体现。

二、作品构成元素的保护路径

本案中,被诉裁定认为“葵花宝典”已与小说《 笑 傲 江 湖 》 及 其 作 者 金庸先生建立了固定的对应关系 , 金 庸 先 生 对 “ 葵 花 宝典”享有“商品化权益”,因而争议商标的注册违反了商标法有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定;商标评审委员会和完美世界公司在上诉理由中也仍然坚持上述主张。但是,上述观点是建立在并未得到我国现有法律体系确认的“商品化权益”基础之上的。一方面,它不符合民法总则第一百二十六条的规定,“商品化权益”并不属于“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益”的范畴;另一方面,“商品化权益”本身的内涵、边界亦无法准确确定,即便在美国,对“商品化权益”进行保护的法理论证也难以达成共识[7],相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先的预见,当然也无法为避免侵权行为而作出规避。因此,被诉裁定基于“商品化权益”而认定争议商标的注册违反了商标法有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定,在事实认定和法律适用方面均存在错误,一审判决的多数意见和二审判决均给予了纠正。

既然作品构成元素不能通过“商品化权益”的方式加以保护,那么,这是否意味着他人就可以在商业领域中未经著作权人同意而加以任意使用呢?在笔者看来,这种猜想是完全不能成立的。虽然不能套用“商品化权益”的保护模式,但我国现有的法律,尤其是反不正当竞争法,是完全能够解决此类问题的。

以本案为例,本案是对被诉裁定合法性进行审查的行政诉讼案件,被诉裁定亦仅针对完美世界公司提出的“商品化权益”的主张就争议商标的注册是否违反了商标法的相关规定作出了认定,并未就争议商标的注册是否损害了完美世界公司所主张的全部在先权利或者权益作出全面认定,当然也未就争议商标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。

本案中,完美世界公司在针对争议商标提出无效宣告请求时,虽然涉及在先权利的主张主要依据是“商品化权益”,但除此之外,完美世界公司亦已就此作出了具体的说明,因此,商标评审委员会在重审过程中,应当结合完美世界公司在诉讼过程中补充提交的相关证据,考虑在商业领域中争议商标的注册和使用行为是否符合公认的商业道德、是否属于1993年反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为作出认定,无论是该法第五条规定的不正当竞争行为,还是该法第二条第一款、第二款等原则性条款规定的不正当竞争行为;并在此基础上认定争议商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的相关规定。

当然,二审法院为了保护当事人的审级利益,在商标评审委员会并未就此作出认定前,在本案中保持了必要的克制,没有直接给予评述,但这不意味着完美世界公司基于反不正当竞争法所享有的反射性利益就得不到法律的保护,实际上,商标评审委员会根据二审判决的指引,完全可以在法律的框架内作出相应的认定。

作者系北京航空航天大学法学院博士研究生,北京市高级人民法院知识产权审判庭高级法官,国家法官学院北京分院兼职教师

注释

[1] 参见北京知识产权法院(2017)京73行初2800号行政判决书。
[2] 参见北京市高级人民法院(2018)京行终6240号行政判决书。
[3] 郑玉波译解:《法谚(一)》,作者1984年台北自版,第2页。
[4] 《美国第三次侵权法重述》也确立了类似的原则。参见Restatement of the Law (Third), Unfair Competition,Chapter 1.The Freedom to Compete, §1.General Principles.
[5] 相关论述可以参见相关案例: Sears, Roebuck & Co.v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964); Bonito Boats v. ThunderCraft Boats, 489 U.S.141 (1989); Barclays Capital,Inc. v.Theflyonthewall.com,650 F.3d 876 (2d Cir. 2011).
[6] 孔祥俊教授曾指出:“无论是从历史渊源还是从其内容来看,反不正当竞争法都是以遏制不正当竞争行为为直接的规范目的,以遏制行为的方式使受害者得到保护,受害者也因此获得了法益。”见孔祥俊著:《反不正当竞争法的创新性适用》,中国法制出版社2014年版,第136页。
[7] Barton Beebe, Trademarks, Unfair Competition, andBusiniss Torts (Second Edition), Wolters Kluwer 2016, p18.

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